In Gran Bretagna il noto store Marks and Spencer (M) ha intentato una causa di contraffazione contro Aldi Stores (A) sulla base dei suoi Design registrati per bottiglie di gin contenenti scaglie dorate e una luce integrata.
Il giudice inglese ha accolto la richiesta di M e ha emesso un’ordinanza che concede un risarcimento per la contraffazione. Anche l’appello di A è stato respinto.
Malgrado esistessero numerose bottiglie a forma di cosiddetta botanica prima di quelle di M, non esistevano comunque anteriorità che accomunassero i tre elementi: i) forma “botanica” – ii) luci interne – iii) scaglie dorate. Il giudice ha ritenuto che, sebbene i designer di Aldi avessero una notevole libertà di scelta di forme di bottiglie da poter considerare, hanno scelto di commercializzare una bottiglia che accomunava i tre elementi essenziali, oltre ad altri che accentuavano la somiglianza.
In sostanza, il giudice ha ritenuto come causa di possibile confusione il fatto che la bottiglia di A avesse un tappo di forma identica a quella di M, l’effetto “neve” delle scaglie, la luce integrata e, in etichetta, analoghe scene invernali costituite per lo più da sagome di alberi.
Alcune differenze (tonalità del tappo, disegni in etichetta non identici) sono state considerate dettagli relativamente minori che non incidono sull’impressione di somiglianza generata dall’insieme degli elementi suddetti.
Benché A avesse un proprio marchio sia sul gin che sui design relativi alla sua bottiglia, esso non è stato considerato elemento discriminante.
Questo caso dimostra i vantaggi della protezione dei Design registrati. In particolare, in questo caso non è stato sufficiente il marchio per evitare il rischio di confusione. Il caso ricorda che modifiche troppo modeste apportate a un Design registrato non proteggono in eventuali cause di contraffazione.