Con alta probabilità, tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, entrerà in vigore l’Accordo Internazionale sul Tribunale Unificato dei Brevetti (Unified Patent Court Agreement – UPCA) – nel seguito, in breve, “Accordo” – e con esso diventerà operativo il brevetto europeo con effetto unitario (European Patent with Unitary Effect).

Con l’avvio dell’Accordo, una volta ottenuto un brevetto europeo, il titolare potrà, entro un mese dalla data di concessione, fare richiesta, all’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO), di rilascio di un brevetto europeo con effetto unitario (in breve, “brevetto unitario”) nei Paesi dell’Unione Europea aderenti all’Accordo. Sono attualmente 17 i Paesi che hanno richiesto la partecipazione al sistema  su 24 Stati Membri dell’Accordo: Austria, Belgio, Bulgaria, Germania, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia. I rimanenti Stati Membri  hanno firmato l’Accordo ma non hanno ratificato, per lo meno ad ora. Non fanno invece parte del sistema Spagna e Croazia. La Gran Bretagna è uscita dall’Accordo come risultato della Brexit.

La richiesta di registrazione dell’effetto unitario del brevetto consentirà, attraverso il pagamento di una singola tassa di mantenimento annuale direttamente all’EPO, di avere un titolo unico valido sull’intero territorio coperto dall’Accordo.

In considerazione del fatto che gli Stati contraenti designati con il deposito di una domanda di brevetto europeo sono attualmente 38 e comprendono Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea, come ad esempio Gran Bretagna, Turchia e Norvegia, o che non hanno ratificato l’Accordo, il brevetto unitario non potrà sostituire le procedure di validazione di un brevetto europeo concesso ma potrà combinarsi ad esse utilizzando la tutela brevettuale oggi esistente delle validazioni nazionali.

Successivamente alla concessione, sarà in alternativa possibile procedere solo nel modo “classico”, ossia nazionalizzando il brevetto europeo negli Stati contraenti di interesse, che siano o meno Paesi aderenti all’Accordo.

La scelta sulla procedura di validazione del brevetto potrà essere in generale basata, oltre che sui costi delle convalide, su considerazioni di tipo commerciale e di potenziale interesse o presenza dei concorrenti o su valutazioni addizionali come ad esempio un interesse del titolare nel riconsiderare nel tempo il mantenimento del brevetto solo in alcuni Paesi. Quest’ultima opzione, infatti, non è disponibile nel caso di richiesta di rilascio di un brevetto europeo con effetto unitario. Ma soprattutto, la scelta avrà un significativo impatto per un eventuale contenzioso brevettuale a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo, come descritto nel seguito.

 

Giurisdizione competente per le controversie

Il brevetto unitario sarà azionato o difeso in giudizio come titolo unico. Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB) avrà giurisdizione esclusiva sui brevetti unitari nell’intero territorio dei Paesi aderenti al sistema in vertenze che includono le azioni di contraffazione e di revoca del brevetto, nonché le azioni per misure provvisorie e cautelari e di inibitoria. Ad esempio, con una singola azione di revoca, se giudicata fondata dal TUB, il titolare avrà come conseguenza la perdita di tutti i diritti nell’intero territorio compreso dal brevetto unitario.

Il TUB avrà competenza non soltanto sulle controversie riguardanti il brevetto unitario, ma anche per quelle concernenti i brevetti europei “classici” ancora in vita alla data di entrata in vigore dell’Accordo o concessi dopo tale data e le domande di brevetto europeo.

Al fine di moderare un potenziale rischio da parte del titolare di subire una azione “centrale” contro un suo brevetto in un sistema interamente nuovo, l’Accordo prevede che, durante un periodo di transizione di sette anni (eventualmente estendibile di altri sette anni) che inizierà con l’entrata in vigore dell’Accordo, i brevetti “classici” convalidati nei singoli Paesi che aderiscono al sistema possano essere di competenza del TUB o dei tribunali nazionali. Il titolare di un brevetto “classico” avrà dunque la possibilità di scegliere di non essere soggetto alla giurisdizione del TUB in eventuali azioni di nullità o contraffazione presentando una richiesta di “opt-out” presso il TUB, ossia di rimozione del brevetto dal sistema previsto dall’Accordo.

 

Richiesta di “opt-out” e “Sunrise period”

A meno di una esplicita richiesta di opt-out, i brevetti europei “classici” ricadono automaticamente nella giurisdizione esclusiva del TUB. Durante il suddetto periodo di transizione, la richiesta è possibile fintantoché non sia stato iniziato un procedimento di fronte al TUB. Nella pratica, per evitare il rischio di essere coinvolto in un contenzioso di fronte al TUB, è opportuno che il titolare rimuova il prima possibile i brevetti europei che non desidera ricadano nel nuovo sistema. Successivamente alla registrazione dell’opt-out, i tribunali competenti saranno i tribunali nazionali per le rispettive convalide nazionali del brevetto europeo.

Una richiesta di opt-out può essere successivamente ritirata, a condizione che non vi siano procedimenti pendenti di fronte a un tribunale nazionale. Ad esempio, nel caso il titolare di un brevetto europeo voglia portare in giudizio un presunto contraffattore con una singola procedura.

Il ritiro della richiesta di opt-out è definitivo e non è possibile richiedere un secondo opt-out.

Una volta concluso il periodo di transizione, il TUB avrà giurisdizione su tutti i brevetti e le domande europei. Resteranno esclusi solo i brevetti nazionali che sono stati concessi dagli uffici nazionali. Tuttavia, una volta registrato, l’opt-out di un brevetto europeo “classico” è valido per tutta la sua durata, anche dopo la fine del periodo di transizione. In particolare, conclusosi tale periodo, l’opt-out diventerà definitivo.

La procedura dell’opt-out sarà possibile a partire dal cosiddetto “Sunrise period”, ossia tre mesi prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, per consentire di effettuare in tempo le richieste di opt-out.

 

Vi informeremo sugli sviluppi relativi all’entrata in vigore del brevetto unitario e nel frattempo siamo a disposizione per chiarimenti.