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Porta, Checcacci & Associati

News

Italia - Novità sui marchi
22/02/2019

La Direttrice dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM, Dr.sa Loredana Gulino, che ha sicuramente modernizzato struttura e mentalità dell’Ufficio negli anni di sua dirigenza, riconoscendo anche l’alto valore della collaborazione con l’Ordine dei Consulenti Italiani in Proprietà Industriale, è stata avvicendata dal Dr. Amedeo Teti, che si auspica porti la propria esperienza a livello internazionale nell’Ufficio, i cui servizi sono il biglietto da visita di una nazione industriale).
 

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Italia – Novità sui Brevetti
22/02/2019

In campo brevettuale è stato approvato un Decreto, che tra le alte cose, istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti, con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, nonché sulle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo: si tratta del cosiddetto “Brevetto Unitario”. A differenza del Design e del Marchio Comunitario, di unitario c’è solo la fase di tutela giuridica e non quella procedurale, che resta quella del ben rodato Brevetto Europeo (che non ha a che vedere con la UE).

 

PANINO INDIGESTO
23/01/2019

McDonalds (McD) ha cercato di bloccare le domande di registrazione per il marchio SUPERMAC di una catena di fastfood irlandese. Per fare ciò ha azionato una vecchia registrazione Europea ma, quando la Richiedente si è difesa chiedendo le prove d’uso, McD non è stata in grado di fornirle in modo da convincere l’Euipo.

Infatti, la decisione dice testualmente:
"[McD] non ha dimostrato l'uso effettivo del marchio dell'Unione europea contestato per nessuno dei prodotti e dei servizi per i quali è stato registrato" per un periodo continuato di cinque anni (nel caso in esame dal 2012 al 2017) e le prove fornite (brochures e materiale pubblicitario, estratti internet e di Wikipedia, ecc.) non sarebbero state sufficienti in tal senso in quanto tali "documenti non forniscono informazioni conclusive sul fatto che i prodotti contrassegnati con il marchio BIG MAC contestato siano stati offerti per la vendita effettiva, in quanto non vi è alcuna conferma di transazioni commerciali. Anche se i beni sono stati offerti in vendita, non ci sono poi dati sulla durata dei prodotti offerti sulla pagina Web o in altri modi, e non vi sono informazioni relative alle vendite effettive o al coinvolgimento di potenziali e rilevanti consumatori, sia attraverso un'offerta, sia attraverso una vendita. Infine, per quanto riguarda i servizi pertinenti, non esiste una singola prova che si riferisca a uno qualsiasi dei servizi registrati offerti dal marchio", con la conseguenza che "una valutazione globale degli elementi di prova non consente di concludere, senza ricorrere alle probabilità e alle presunzioni, che il marchio è stato effettivamente utilizzato durante il periodo pertinente per i relativi servizi merci o servizi".


Pertanto, è importante fornire la massima collaborazione documentale possibile al Vostro Consulente IP quando si tratta di dimostrare l’uso di un marchio. 

CANADA
09/01/2019

In Canada un marchio costituito da nome e cognome poteva subire un rifiuto di protezione se l’esaminatore rintracciava più di 25 ricorrenze nell’elenco telefonico candese. Una recente modifica rischia di ampliare le possibilità di subire un rigetto della domanda per marchi costituiti da nome e cognome, perché formalmente il limite delle 25 ricorrenze è stato abolito ed il marchio non deve richiamare il nome di “un individuo vivente o deceduto nei trent’anni precedenti”. Pare che gli Esaminatori, comunque, continueranno a valutare se il cognome è diffuso o meno, per capire se i consumatori locali lo possano considerare un mero nome e cognome od un segno distintivo. Ci aspettiamo un incremento dei rifiuti di protezione per questo tipo di marchi. 

Brexit - Marchi e modelli in EU
21/12/2018

Non è ancora certo se UK stipulerà un accordo con EU sulla Brexit, quindi al momento si offrono due possibili scenari:

Bozza di accordo con UE: Le Registrazioni di Marchi e Design UE, incluse quelle derivanti dai Sistemi Internazionali Wipo/Aja, resteranno efficaci in tutto nel Regno Unito. NON le domande pendenti al 29 Marzo 2019, per cui è opportuno effettuare un deposito o estensione territoriale in UK.

Nessun accordo con UE: Le Registrazioni di Marchi e Design UE, ESCLUSE quelle derivanti dai Sistemi Internazionali Wipo/Aja, resteranno efficaci in tutto nel Regno Unito. NON le domande pendenti al 29 Marzo 2019 e le estensioni alla UE derivanti da Wipo/Aja: è stato proposto un periodo di 9 mesi entro il quale si potranno depositare in UK mantenendo priorità e seniority, a pagamento. Anche in questo caso è opportuno effettuare un deposito o estensione territoriale in UK.

 

* Questi articoli non sono da considerare pareri legali né li sostituiscono ed i commenti sono di mero carattere generale.